• 30 jan

    2019

    Het Merkenrecht vernieuwt (2) – Vormen en Kenmerken

    In 2015 heeft het Europees Parlement beslist dat het merkenrecht in Europa gemoderniseerd moet worden. Dit is vooral in het belang van kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom is er een pakket aan hervormingen vastgesteld. Dit pakket is bekend als het ‘Trademark Reform Package’. In de Benelux worden deze wijzigingen op 1 maart 2019 in de wet opgenomen. In aanloop naar deze belangrijke datum bespreken we de komende zes weken iedere woensdag een belangrijke wijziging van het merkenrecht. Vandaag gaat het over  de uitbreiding van de  zogenaamde uitsluitingsgronden. Het gaat dan over vormen en kenmerken.

    Huidige situatie

    Op dit moment bepaalt de wet in artikel 2.1 BVIE dat alle tekens die dienen om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden een merk kunnen zijn. Dat geldt zelfs voor de vorm van een product. Op deze mogelijkheid bestaan echter wel drie uitzonderingen.

    1. Zodra de vorm door de aard van de waar wordt bepaald, is het niet mogelijk om die vorm als merk te vast te leggen. Een bekend voorbeeld van een vorm die de aard van de waar bepaald is de ronde vorm van een wiel. Maar ook een eierdoos is zo vormgegeven dat het eieren kan bevatten, zonder dat deze breken. Er is in die gevallen sprake van een uitsluitingsgrond. Je kunt deze vormen niet vastleggen als merk.

    2. Datzelfde geldt als de vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft. Dat is het geval als de consument het product vooral koopt vanwege de vormgeving en het uiterlijk en niet zozeer vanwege het product zelf. Met andere woorden de consument (her)kent en koopt het product dan vanwege de vorm, zoals een mooi vormgegeven vaas. Ook dan kun je die vorm niet als merk vastleggen.

    3. Tot slot kan een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen ook niet als merk worden vastgelegd. Voorbeelden van dit soort vormen zijn de vorm van Lego of van een scheerapparaat.

    In de praktijk betekent dit dat een vorm vaak ongeschikt is om als merk vastgelegd te worden. Maar uit deze wettelijke bepaling volgt ook dat als het merk niet uit een vorm bestaat, maar uit (andere) kenmerken dan de vorm die ook door de aard van de waar worden bepaald, die wezenlijke waarde aan de waar geven of die noodzakelijk zijn voor een technische uitkomst, het merk wel gewoon geregistreerd zal kunnen worden. Dat gaat nu veranderen,

    Nieuwe Situatie

    In het Trademark Reform Package worden de uitsluitingsgronden namelijk uitgebreid. De drie bestaande uitsluitingsgronden voor het vormmerk blijven dus bestaan. Maar als een ander kenmerk dan de vorm door de aard van de waar bepaald wordt, wezenlijke waarde aan de waar geeft of noodzakelijk is voor een technische uitkomst, kan een teken niet langer als merk worden geregistreerd. Het meest bekende voorbeeld om dit toe te lichten, betreft de kwestie met de rode Louboutin zool.

    Schoenenontwerper Christian Louboutin staat bekend om de rode zool die hij aanbrengt op de door hem ontworpen damesschoenen.  Daarom heeft hij de rode zool als merk vastgelegd. Hoewel de rode zool wezenlijke waarde geeft aan zijn producten, is het merk niet geweigerd omdat het geen vormmerk is. In de huidige situatie is dit merk dan ook nog altijd een geldig merk. Dit werd op 12 juni 2018 nog eens officieel bevestigd door het Europese Hof van Justitie. De algemene verwachting is wel dat onder de nieuwe situatie de rode zool zal worden bestempeld als een kenmerk dat de wezenlijke waarde aan de waar geeft en dus niet langer een geldig merk zal kunnen zijn.

    Daarmee wordt het met de nieuwe wetgeving lastiger om een bepaalde tekens als merk in te schrijven en zal het eenvoudiger worden een dergelijk bestaande merken aan te vallen.

    Wil je meer weten over merkenrecht in het algemeen of de komende wijzigingen in het bijzonder, neem dan contact op met Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl of Ilse op ilse@doenlegal.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-28 0909 55 of 06-19 3885 78. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN

    Klik hiervoor ons blog van vorige week over klanken en geuren

Klanten die Doen