Een eigen naam als merk registeren – Messi vs Neymar

messi merk eigen naam

Een (zoveelste) mooie overwinning voor Lionel Messi: hij mag zijn naam als Europees merk registeren. Dat klinkt vanzelfsprekend: waarom zou Messi niet het recht hebben zijn eigen naam te registeren? Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Messi heeft er in ieder geval bijna 10 jaar over moeten procederen, gelukkig met goed resultaat. In dit blog gaan we in op het ‘recht’ op gebruik van een eigen naam.

Je eigen naam als merk registereren

In 2011 wilde Messi zijn eigen naam als Europees merk registreren. In principe kan je elk woord, dus ook je eigen naam, registreren als het maar genoeg onderscheidend vermogen heeft.

Een van de andere voorwaarden voor het kunnen inschrijven van het merk is dat er niet al een (volledig) overeenstemmend merk is ingeschreven voor (volledig) overeenstemmende waren of diensten, waardoor er gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan.

Bij de inschrijving van het merk Messi bij het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) werd bezwaar gemaakt door het merk Massi. Dat merk was al eerder ingeschreven voor gelijksoortige waren. Het EUIPO wijst het bezwaar, ook in hoger beroep, toe. Er zou verwarringsgevaar bestaan tussen beide merken omdat ze visueel en auditief bijna identiek zijn. Slechts een beperkt deel van het relevante publiek zou het begripsmatige verschil tussen beide merken inzien. Dat betekent dat Messi zijn naam niet als merk kan registreren.

Messi gaat tegen de uitspraak van het EUIPO in hoger beroep, en met succes. In 2018 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie al dat de merken inderdaad visueel en auditief erg op elkaar lijken. Maar begripsmatig verschillen de merken wel heel veel. Als beste voetballer ter wereld is Messi (ook in 2011 al) wereldberoemd, zelfs bij mensen die geen voetbal kijken. Daarmee verschilt het merk Messi begripsmatig erg van het merk Massi en is de kans dat mensen deze merken met elkaar verwarren beperkt. Het Hof van Justitie EU heeft de uitspraak van het Gerecht nu bevestigd, wat betekent dat het merk Messi alsnog ingeschreven kan worden.

En als je niet Messi bent en iemand heeft al een vergelijkbare naam voor vergelijkbare waren of diensten geregistreerd? Dan is de kans groter dat er wel gevaar voor verwarring tussen de twee merken bestaat en dan vis je waarschijnlijk achter het net.

De naam van een ander als merk registeren

En mag iemand anders zomaar jouw naam registreren? In principe wel. Je hebt niet zoiets als een ‘recht’ om jouw naam als merk te registeren. Dat zou ook praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn aangezien veel namen en naamcombinaties niet uniek zijn. Maar er zijn wel grenzen.

In 2012 probeerde een zakenman de naam van een andere bekende voetballer Neymar te registreren voor petjes, schoenen en shirtjes. Naar eigen zeggen omdat hij de ‘klank’ van het woord zo mooi vond. Neymar tekende daar bezwaar tegen aan. Het EUIPO en het Gerecht gaven hem gelijk. Men was ervan overtuigd dat de zakenman van de bekendheid van Neymar wilde profiteren en oordeelde dat de registratie ’te kwader trouw’ was gedaan. De zakenman mocht de naam dus als merk niet registreren.

Was diegene nou niet ’te kwader trouw’ geweest, dan had het merk wel geregistreerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als diegene de naam toevallig had geregistreerd voordat Neymar ├╝berhaupt bekend was. In dat geval had de later beroemd geworden Neymar waarschijnlijk pech gehad.

Wat te DOEN

Wil jij jouw merk graag registreren? Wil je bezwaar maken tegen het merk van een ander? Of heb je vragen over het merkenrecht? Mail of bel Jellien dan op jellien@doenlegal.nl of 06-19 3885 78. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.