• 18 okt

    2010

    Uitputting merkrechten lastiger aan te pakken

    Met de meest recente uitspraak in de zaak Makro/Diesel (Hoge Raad van 15 oktober 2010) is het in bepaalde situaties voor de merkhouder lastiger om uitputting van zijn merkrechten tegen te gaan.

    Het gaat in deze kwestie om het volgende.

    Feiten
    Diesel heeft via een exclusieve distributieovereenkomst in Spanje, het exclusieve recht tot verkoop van Diesel schoenen gelicentieerd aan het bedrijf genaamd FlexiCasual. Onderdeel van de overeenkomst is een beperkt recht om schoenen naar eigen ontwerp in te zetten voor marktverkenning. Flexi verleent op haar beurt aan het bedrijf Cosmos een ruime toestemming om schoenen onder de DIESEL merken te verkopen in Spanje. Cosmos produceert vervolgens eigen DIESEL schoenen, welke schoenen zijn gekocht en in Nederland verkocht door de Makro. Tegen deze verkoop heeft Diesel bezwaar gemaakt. Makro beroept zich onder meer op uitputting van de merkrechten van Diesel omdat de schoenen door of met (impliciete) toestemming van Diesel in de Gemeenschap in het verkeer zouden zijn gebracht. Na procedures bij Rechtbank en Hof, komt deze zaak in 2008 bij de Hoge Raad.

    Parallelimport
    Bij parallelimport is de hoofdregel dat een merkhouder zijn merkrecht niet kan inroepen indien de waren door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. (Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn)

    Davidoff Leer
    In de Davidoff uitspraak is door het Hof van Justitie bepaald dat dergelijke toestemming ook impliciet kan geschieden, en dat het er bij impliciete toestemming om gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Dat wordt niet snel aangenomen waarmee de Davidoff leer de merkhouder een grote mate van bescherming biedt tegen parallelhandel van zijn producten.

    Buiten de EER
    Omdat de hoofdregel van Davidoff voortvloeit uit en is toegepast op de situatie dat goederen eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht (en later werden geïmporteerd) stelde de Hoge Raad in deze Diesel zaak op 11 juli 2008 de vraag aan het Europese Hof van Justitie of deze regels ook gelden als het gaat om de beantwoording van de vraag of de waren met toestemming van de merkhouder voor het eerst binnen de EER in het verkeer zijn gebracht

    EHvJ
    In 2009 beantwoordde het Europese Hof van Justitie deze vraag met ja. Het Europese Hof stelde dat de in de Davidoff-rechtspraak van het Europese Hof ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

    Hoge Raad
    De Hoge Raad past in haar arrest van afgelopen vrijdag deze uitleg nu toe door te overwegen:

    “Zoals blijkt uit hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in 4 heeft overwogen, heeft in deze zaak als feitelijk uitgangspunt te gelden dat de schoenen niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming direct binnen de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht. Omdat in dit geval het antwoord van het HvJEU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen Diesel en Cosmos in de door het HvJEU bedoelde zin, is de beoordeling of het hof in deze zaak terecht de genoemde maatstaf heeft toegepast, afhankelijk van het antwoord op de vraag of Cosmos, de betrokken schoenen in Spanje in het verkeer heeft gebracht, economisch was verbonden met Diesel in genoemde zin. “ (§ 3.2.2)

    Economische verbondenheid
    Van dergelijke economische verbondenheid is bijvoorbeeld sprake indien de producten in het verkeer worden gebracht door:

    • dezelfde onderneming,
    • een licentiehouder,
    • een moedermaatschappij,
    • een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij
    • een alleenvertegenwoordiger.

    Dit bepaalde het Europese Hof van Justitie al midden jaren 90 (IHT Danziger/Ideal Standard)

    De Hoge Raad overweegt vervolgens dat het antwoord van het HvJEU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen de merkhouder en de derde. Daarom had het hof de Davidoff-maatstaf niet mogen toepassen zonder een onderzoek naar die economische verbondenheid te verrichten

    Conclusie
    Dit brengt in de praktijk mee dat bij zaken die gaan om uitputting, de vraag of er van economische verbondenheid sprake is van groot belang wordt. Indien de goederen voor het eerst in de EER in het verkeer zijn gebracht door een derde met wie deze economische verbondenheid er niet is, wordt de merkhouder nog altijd gesteund door Davidoff. Indien er in die situatie echter wél economisch verbondenheid is – en die is er al snel – moet de merkhouder met deze rechtspraak van goede huize komen om de uitputting te bestrijden.

Klanten die Doen